Defensa de Marca; acciones civiles

Ya tratamos en el artículo “suspenso de marca por oposición”, los trámites administrativos que se prevén en la Ley de Marcas, para la defensa de nuestra marca frente a la solicitud o inscripción de otra idéntica o similar, o frente a la oposción planteada por una marca previa.

“El titular de la marca anterior puede oponerse a la inscripción, en el trámite de oposición previsto en el art. 19 de la LM, una vez publicada la solicitud de la marca”

Si las alegaciones vertidas en el escrito de oposición en defensa de nuestra marca, no son estimadas, cabe presentar un recurso de alzada contra dicha desestimación, y contra la resolución que se dicte resolviendo la alzada, cabe interponer una demanda contenciosa-administrativa.

Al margen de la vía administrativa, la defensa de una marca que resulte lesionada por un tercero, puede realizarse por la vía civil, presentando demanda ante los juzgados de lo mercantil, que resultan ser los organos jurisdiccionales competentes para resolver sobre esta materia.

¿Qué acciones podemos ejercer en defensa de nuestra marca?

Acción reivindicatoria

La acción reivindicatoria, procede cuando el registro de la marca se hubiera solicitado con fraude de Derechos de un tercero, o con violación de una obligación legal o contractual.

La persona perjudicada, puede reivindicar ante los Tribunales la propiedad de la marca.

Un caso típico, es cuando el titular de una marca argentina de productos cosméticos, descubre que su distribuidor o representante en España, registra la marca en cuestión en España a su nombre, sin consentimiento, ni autorización de su titular.

La acción reivindicatoria, puede ejercerse mientras se está tramitando la inscripción, una vez ya registrada la marca, o dentro del plazo de 5 años a contar desde la publicación de su registro.

Acción de Nulidad

Con esta acción, lo que se pretende es la declaración judicial de nulidad de marca ya registrada.

Los casos en los que procede la solicitud de nulidad de una marca ya inscrita son:

• Cuando esta se hubiera inscrito contraviniendo la prohibición absoluta del art 5 LM.
• Cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe, es decir, acreditando que intentó aprovecharse de la reputación ajena.
• Que la marca contravenga las prohibiciones absolutas del art 6 a 10 LM.
• Que la marca haya sido inscrita por agente o representante sin consentimiento del titular, comitente o representado.

Los apartados a) y b) hacen referencia a la nulidad absoluta. En ambos casos, la acción civil de nulidad es imprescriptible, puede ejercitarse en cualquier momento. Ahora bien, si la causa de nulidad ha desaparecido al tiempo de presentar la demanda, no cabe la declaración judicial de nulidad.

Los apartados c) y d), se refieren a la nulidad relativa. El plazo para interponer demanda, solicitando la nulidad de marca en base a cualquiera de estos motivos es de 5 años.

No se puede demandar por vía civil la nulidad de una marca, si sobre esta cuestión ya existiera un pronunciamiento previo en un recurso contencioso-administrativo.

La declaración judicial de nulidad, no afectará:

• Resoluciones relativa a la violación del derecho de marca
• Los contratos concluidos y ejecutados antes de la declaración de nulidad.

Acción de Caducidad

Con esta acción, se pretende la cancelación registral de la marca. La caducidad tiene lugar:

a) Por falta de renovación, b) por renuncia a la marca, c) por falta de uso, durante el plazo de 5 años., d) cuando en el comercio se hubiera convertido, por su uso o desuso, en la designación usual del producto o servicio para el que estuviera registrada.