Uso indebido o ilicito de marca registrada

Suele ocurrir con mas frecuencia de la deseada, que quienes tienen una marca registrada y hacen uso de la misma, descubren que “otros” vienen utilizando en el mercado un signo distintivo idéntico a su marca para servicios o productos similares.

Se habla de uso indebido de la marca:

• Cuando esos «otros» utilizan un signo distintivo similar a la marca registrada, careciendo de derecho o de autorización por parte del titular registral o,
• Cuando esos «otros» utilizan un signo distintivo similar a la marca registrada, en base a un derecho adquirido con posterioridad al registro de la marca.

Ejemplo del primer supuesto: Juan tiene registrada la marca nacional “vida sana” que ampara servicios de organización de eventos deportivos y, Carlos utiliza sin nigún tipo de derecho o autorización (licencia), el signo distintivo “vidas sanas” bajo el que ofrece, servicios de organización de eventos deportivos o formación en el ámbito deportivo.

Ejemplo del segunto supuesto: Juan es el titular registral de la marca «vida sana» para servicios de organización de eventos deportivos y, Carlos actua bajo la denominación social «vida sana S.L» para actividades deportivas, si bien su denominación social se registró con posterioridad a la concesión de la marca. Ejemplo jurisprudencial.

También es habitual, conocer la existencia de una marca registrada por un tercero,  que utiliza como componente denominativo, los términos de una marca registrada con anterioridad, a los que añade otras palabras, cifras o letras que la acompaña y la integran.

Ejemplo: Juan tiene registrada la marca “thingclass” para servicios de hospedaje, y Carlos registra con posterioridad la marca “thingclass one” para los mismos servicios. En este caso, Carlos ha añadido un elemento diferenciador que es el término o palabra «one». Ambas marca son similares en su denominación y casi idénticas en su fonética.

En el presente artículo, trataré de dar respuesta al problema que tienen los titulares de marcas registradas que ven infringido su derecho, por la utilización ilegítima que otros hacen de un signo igual o idéntico, sin contar con un derecho previo y sin autorización.

El titular de una marca registrada y concedida, adquiere un derecho de propiedad sobre la misma, que presenta dos aspectos: uno positivo y otro negativo.

El aspecto positivo, implica que el titular de la marca dispone en exclusiva de las siguientes facultades;

a) facultad de aplicar la marca al producto,

b) facultad de poner en el mercado los productos o servicios diferenciados mediante la marca, y

c) la facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de aquella. Este aspecto positivo del derecho de marca, aparece contemplado en el art 34.1 de LM.

El aspecto negativo del Derecho de marca, se traduce en la facultad que tiene el titular de la marca de prohibir a terceros el uso de un signo idéntico o confundible con la marca, el llamado ius prohibendi. La dimensión negativa del derecho de marca, se extiende no sólo a los signo idénticos, sino también a los signos semejantes utilizados con respecto a productos o servicios idénticos o similares.

Del Art 34 de la LM, podemos extraer los requisitos que se exigen para entablar acciones legales, contra quien viola nuestro derecho de marca:

1. Ser titular registral de una marca.
2. Hacer un uso efectivo y real de la marca.
3. Que un tercero, sin derecho previo* y sin consentimiento del titular registral, utilice en el tráfico económico un signo idéntico a la marca para distinguir  productos o servicios idénticos o semejante.

Si concurren las circunstancias señaladas en el artículo de referencia, podremos en defensa de nuestro derecho de marca, entablar las acciones legales previstas en los artículos 40 y 41 de la Ley de Marcas. Destacar, que la demanda  no solo se basaría en la infracción del derecho de marca, sino también en actos de competencia desleal: actos de confusión, actos de imitación y aprovechamiento de reputación ajena, todos ellos previsto en los Art. 6,11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal 29/2009, que modifica la Ley de Competencia Desleal de 3/1991, de 10 de enero.

La concurrencia en el mercado de dos signo distintivos idénticos para servicios o productos similares y, pertenecientes a personas diferentes, genera un evidente riesgo de confusión en el consumidor y en consecuencia un riesgo de asociación, con la posible perdida de clientela y perjuicio económico.

No se debe permitir, que personas sin interés legítimo se aprovechen de la reputación de una marca registrada y del esfuerzo y trabajo de su titular.

PLAZO PARA EJERCER ACCIONES LEGALES EN DEFENSA DEL DERECHO DE MARCA. 

El Art. 45 de la LM, señala un plazo de prescripción de 5 años contados desde el día en que pudieron ejercitarse.

El plazo de prescripción, comienza a computarse (cuenta) a partir del día en que tengamos conocimiento de la infracción de nuestro derecho, debiendo entonces notificarlo al infractor, para que cese en sus actos lesivos.

Recomiendo, con carácter previo al ejercicio de acciones legales (presentación de demanda), notificar por escrito al infractor, la lesión que nos está ocasionando y, solicitar que cese en su conducta. Este aviso previo, constituye prueba documental de nuestra solicitud y acredita la mala fe del infractor en el caso de no cesar en sus actos de imitación.

Finalmente y retrocediendo al inicio del presente artículo, apuntaba la posibilidad de que un tercero registre una marca utilizando “la denominación de nuestra marca” y acompañando a la misma de otro nuevo termino. En estos casos, y siempre que ambas marcas estén registradas para amparar productos o servicios idénticos, podremos igualmente ejercer acciones legales, presentando un escrito de oposición ante la Oficina donde se registró la marca (OEPM, OAMI).  La oposición a marcas idénticas o semejantes a la ya registrada, será objeto de estudio en otro artículo.

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 * Los modelos son meramente orientativos.

Artículo relacionado:

* Uso legal de Marca Registrada por tercero no autorizado