Uso Legal de Marca Registrada por terceros no autorizados

Como ya señalamos en el artículo relativo al uso indebido de marca registrada, la marca inscrita otorga a su titular legítimo un derecho exclusivo, a utilizarla en el tráfico económico,  y un derecho excluyente con la facultad de prohibir que terceros sin su consentimiento, utilicen cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca fue registrada.

El “ius prohibendi” del titular de la marca, cuenta no obstante, con dos límites:

1. Principio de Agotamiento de Marca previsto en el Art 36 de la Ley de Marcas, conforme al cual; el titular de la marca o la persona por él autorizada, no podrán prohibir a terceros la comercialización (reventa) de tales productos, una vez que su titular los haya comercializado por primera vez dentro del Espacio Económico Europeo.

2. Uso de una marca con fin descriptivo y no comercial.

Este último límite al “ius prohibendi”, lo encontramos en la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las sentencias de 12 de noviembre de 2002, y de 16 de noviembre de 2004, en las que se afirma que el uso de un signo con una finalidad diferente de la distinguir los productos o servicios amparados por la marca usada, queda fuera del “ius prohibendi” reconocido al titular de la marca.

Por tanto, el uso por un tercero no autorizado de una marca registrada, con fines meramente descriptivos y no comerciales, queda fuera del ámbito de aplicación del art 34 de la Ley de Marcas y del art 5.1 de la Directiva de Marca Comunitaria, ya que no se menoscaba los intereses económico del titular de la misma.

El uso de una marca, con fines descriptivos, no genera un riesgo de confusión en el consumidor, ni un riesgo de asociación empresarial.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo 611/2011, de 12 de septiembre de 2011, señala que las comunidades de propietarios pueden utilizar una marca inscrita para diferencias los edificios que la componen con la finalidad de distinguirlos de otros que se encuentren en la misma zona.

La Comunidad de Propietarios venía usando como nombre distintivo una marca registrada para diferenciar los distintos edificios que la componen, con la finalidad de distinguirlos de otros, lo que motivó una demanda por uso indebido de marca registrada por parte de la empresa titular. En juicio, quedó constancia, que los demandados usaban la marca ajena registrada, con el único fin de singularizar los edificios comunes, y que en ningún caso ese uso estaba destinado directa o indirectamente a distinguir productos o servicios-o empresas o establecimientos mercantiles.

Ante esta situación, el Tribunal Supremo cumple y trae a colación la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 

Registro de marca

 

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