Reventa de productos de marca registrada. Agotamiento del derecho de marca

A quienes ejercen o emprenden una actividad comercial,  les puede surgir la duda sobre  la legalidad o ilegalidad  de comercializar productos de marca registrada, sin contar con la autorización del titular de la misma o distribuidor oficial de esta.

No hablamos de vender productos o artículos que adquirimos para provecho personal y que  ya no utilizamos, “venta de segunda mano”, sino de adquirir productos de marca con el fin posterior de comercializarlos en nuestro local o página web.

La pregunta que a menudo se formulan  sería, ¿podemos comercializar  artículos o productos de marca sin consentimiento de su titular o distribuidor?

La Ley de Marcas en su artículo 34, reconoce al titular de la marca registrada el derecho exclusivo a utilizar la misma en el tráfico económico, y la facultad de prohibir a terceros el uso de un signo distintivo idéntico o similar a su marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca fue registrada.

Ahora bien, la norma citada no da respuesta a la cuestión que nos planteamos, pues  habla del uso inconsentido o sin derecho alguno de un signo distintivo (marca, dominio, nombre comercial) idéntico o parecido a una marca  ya  registrada, para comercializar productos o servicios idénticos o similares.

Por tanto, utilizar una marca similar o idéntica a otra ya registrada sin autorización de su titular, para vender nuestros productos,  supone un acto de aprovechamiento de la reputación ajena, que origina  confusión en el público consumidor, y que nos permite obtener un beneficio indebido. Es claramente una infracción del derecho de marca, y un acto de competencia desleal.

La cuestión planteada, no es vender un producto propio bajo una marca similar o parecida a otra que ya se comercializa,  sino vender el producto en sí bajo su marca, sin autorización de su dueño, titular o distribuidor.

La respuesta: Art 36 LM y Art 5 y 7 Directiva 89/104/CEE

Artículo 36 LM. Agotamiento del derecho de marca.

1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

La respuesta es, Si PODEMOS, pero debe darse las siguientes condiciones:

1. Condición Objetiva: Los productos bajo marca registrada, han debido ser comercializados por primera vez por su titular o con su consentimiento.
2. Condición Territorial: La comercialización ha de ser en el Espacio Económico Europeo, al desecharse el alcance internacional.

El principio de Agotamiento de Marca (art 36 LM, art 5 y 7 Directiva Comunitaria), impide al titular de la marca ejercer el “ius prohibendi”, es decir, impedir ulteriores comercializaciones del producto de marca ya introducido en el mercado (Espacio Económico Europeo) por primera vez por aquel o su distribuidor autorizado.

Ahora bien, el Principio de Agotamiento de Marca no será de aplicación pese a concurrir las condiciones anteriores (objetiva y territorial), cuando el titular de la marca alegue y pruebe que su interés legítimo se está viendo afectado por la comercialización ulterior, es decir, que la forma o modo en que se comercializa el producto por parte del tercero no autorizado menoscaba el valor de la marca o reputación de su titular. Ejemplos:

• Presentación del producto de una manera lamentable, en cajas o envoltorios distintos de los originales.
• Presentar y publicitar el producto junto a otros de la misma especie, pero de inferior calidad; Venta de artículos de alta joyeria junto a artículos de bisutería.
• Presentar el producto junto a otros de distinta especie; Venta de artículos de alta joyería o perfumería junto a productos de baño.

Estas circunstancias, a la vista del titular del producto marcario y según la actual doctrina jurisprudencial, deterioran el valor de la marca, y aún más cuando se trata de marcas de lujo que se supone han de crear en la mente del consumidor la idea de glamour.

Ejemplo jurisprudenciales sobre agotamiento del derecho de marca.

Sentencia de la Audiencia Provincial de las Palmas 17/11/2009.

STS 02/04/2009

STS 01/09/2010

Artículo Relacionado: Agotamiento de Marca Vs Distribución Selectiva