Conflicto entre nombre de dominio y marca: marca registrada

El conflicto entre nombres de dominios y marcas, surge cuando ambos signos distintivos, resultan idénticos o similares en su denominación, hasta el punto de crear confusión en el público y riesgo de asociación empresarial.

Este tipo de conflictos, puede surgir cuando:

• El nombre de dominio es idéntico o similar a una marca previa registrada.
• El nombre de dominio es idéntico o similar a una marca notoria o renombrada no registrada.
• El nombre de dominio es idéntico a una marca registrada con posterioridad.

En los dos primeros casos, se habla de infracción del derecho de marca en Internet.

En este artículo, hablamos del conflicto que surge, cuando se registra un nombre de dominio idéntico a una marca ajena, previamente registrada.

Antes de abordar el tema, recordamos un dato clave que se expuso en el artículo conflictos entre marcas, dominios y denominaciones sociales: “… en el contexto de la Ley de Marcas rige un sistema mixto de nacimiento del derecho sobre la marca; el sistema registral y el principio de notoriedad de marca”.

El Sistema Registral es,  un sistema pensado para beneficiar al titular que acude al Registro, otorgándole un derecho de propiedad, con la facultad de exclusividad en el uso del signo válidamente registrado, y la facultad de prohibir a un tercero el uso no consentido de su marca”.

En este artículo, partimos del hecho probado de la existencia previa de una marca registrada. El derecho de marca se entiende infringido,  cuando una persona sin la autorización del titular del derecho, registra un nombre de dominio idéntico o similar a la marca.

La defensa del derecho infringido, puede ser abordada por distintas vía legales:

• Presentando demanda por infracción del derecho de marca con solicitud de indemnización por daños y perjuicio.
• Ejerciendo acciones por actos de competencia desleal
• Acudiendo al proceso extrajudicial de resolución de conflictos de dominios, articulado para este fin, que se presenta como un proceso flexible y ágil, y  finaliza en caso de estimación de la demanda con la cancelación o transmisión del nombre de dominio.

En el marco del procedimiento especial de resolución de conflictos de dominio, la existencia de un  derecho previo (marca registrada) al nombre de dominio en liza, es un requisito fundamental,  pero no es el único que debe probarse, para solicitar  la cancelación o transmisión de este.

El  art 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos de dominios bajo extensión “.es”: señala que se entenderá que un nombre de dominio ha sido registrado con carácter abusivo y/o especulativo, siempre que concurran los siguientes requisitos:

• Que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que ya existe un derecho previo.
• Que el titular del dominio lo haya registrado careciendo de derechos o intereses legítimo.
• Que el nombre de dominio se ha registrado o se esté utilizando de mala fe. La mala fe debe ser probada por aquel que la alega.

Los tres requisitos deben concurrir de forma cumulativa, de tal manera, que si no se da el primero de los requisitos (derecho previo), no se entrará a valorar ni a examinar los dos restantes.

“Para muestra…un botón”:

En el año 2012, La Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, estima la pretensión planteada por el demandante, titular de la marca “mediapost”, ordenando la transmisión del dominio “mediapost.es” al legítimo titular de la marca, en base a los siguientes hechos probados:

• Registro previo de la marca “mediapost”.
• Identidad entre el derecho de marca “mediapost”, y el nombre de dominio “mediapost.es”.
• El demandado, no contestó a la demanda, por cuanto no probó la existencia de un derecho o interés legítimo.
• La marca del demandante, gozaba del carácter de notoriedad y renombre, por cuanto difícilmente podría haberse alegado desconocimiento.
• El dominio fue registrado de mala fe, buscando desviar tráfico a su web, aprovechando el reconocimiento de la marca.

Este es uno de los muchos ejemplos que encontramos, pero, también existen resoluciones en las que a pesar de la existencia de un derecho previo de marca, no se ha estimado la pretensión del demandante, al  probar el demandado un interés legítimo en el dominio y su buena fe en el registro.

Las resoluciones depende de la prueba, pues es sabido, que dos supuesto iguales pueden tener decisiones dispares.

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