Conflicto entre nombre de dominio y marca: marca notoria
Creo que la mejor forma de explicar este tipo de conflictos, es a través de un ejemplo.
Una empresa, (a la que llamaré “A”) titular de una marca, presentó demanda contra una persona física (“B”), por el registro y uso un nombre de dominio coincidente en su denominación y ámbito comercial, a su derecho de marca.
En la demanda, la empresa titular de la marca, alegó la perdida de clientela por la confusión que creaba en el público la identidad de ambos signos distintivos, solicitando la transferencia del nombre de dominio a su favor.
La demanda fue admitida, dándose traslado de la misma al demandado (“B”).
En la contestación a la demanda, (B) alega en su defensa, que el nombre de dominio fue registrado en el año 2000, y que por entonces la marca que venía usando la empresa “A” no estaba registrada, no existiendo por tanto derecho previo del demandante…, conforme a lo dispuesto en el art. 2 del Reglamento.
Art. 2 del Reglamento: un nombre de dominio es abusivo o especulativo, cuando concurren los siguientes requisitos:
- El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un signo sobre el que demandante alega tener un derecho previo.
- Que el titular del nombre de dominio carezca de derecho o interés legítimo sobre el dominio.
- Que el nombre de dominio fue registrado de mala fe.
El abogado de “B” alega y prueba, que el nombre de dominio aloja una web de su propiedad, operativa en el comercio de Internet y con un importante volumen de tráfico. Acredita con ello, un interés legítimo.
Hasta aquí, y según los hechos expuestos, podríamos pensar que al no darse el primer requisito que establece el citado art. 2, (existencia de derecho previo, del demandante), la resolución del Órgano fue favorable a “B”, con desestimación de la pretensión del demandante. Pero no fue así.
La empresa “A”, pudo probar en contra de lo alegado por “B”, que ostentaba un derecho previo al registro del dominio. Efectivamente, la marca no estaba registrada, pero venía siendo usada por la empresa “A”, desde 1994. El uso de la marca y su amplia difusión publicitaria y comercial, permitió que aquella fuera reconocida por un amplio sector de los consumidores de los productos que esta (la marca) distinguía, hasta tal punto que alcanzó el grado de Notoriedad.
La Notoriedad de la marca, fue probada fehacientemente.
La empresa “A”, si acreditó que concurría el primer requisito del art 2 del Reglamento; “la existencia de derecho previo”…alegando en la demanda que; tiene la consideración de derecho previo según el Reglamento, “las marcas registradas” y “las marcas protegidas”. Así, conforme a la Ley de Marcas y art 6 bis del Convenio de París, la marca notoriamente conocida anterior, gozan de la protección del Ordenamiento jurídico español.
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