Cesión, Licencia y Franquicia de marca

CESIÓN.

Tanto la solicitud de marca como la marca registrada pueden ser objeto de transmisión.

Rige el principio de libertad de forma sobre el negocio traslativo, siendo el contrato de carácter consensual. No obstante, su eficacia frente a terceros de buena fe sólo tiene lugar con la inscripción del mismo en la OEPM (arts. 25-29 RD 687/2002).

La LM establece el principio de vinculación entre marca y empresa ante negocios que impliquen la cesión total de esta última al establecer que la transmisión de ésta en su totalidad (y no la de una parte) implica la de sus marcas (art. 47 LM). Por virtud de ello, si el titular de la marca lo es también de la empresa que las usa y éste cede la empresa en su conjunto, se entienden cedidas con ella, iuris tamtum, tales marcas (principio de dependencia de la marca, al igual que sucedía -y sucede- con respecto al nombre comercial, art. 87.3 LM), salvo pacto en contrario.

LICENCIA

Por la licencia, el titular de una marca (o quien tenga derecho de uso sobre la misma con facultad para cederla a tercero) autoriza a tercero su utilización a cambio de precio. Tanto la solicitud de marca como la marca registrada pueden ser objeto de licencia:

 a) sobre la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada;

b) para la totalidad o parte del territorio español.

Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas. La naturaleza la licencia responde a un título de concesión del derecho de uso de la marca por el titular a favor de tercero.

Los principales aspectos del régimen de la licencia son:

a) El titular de una licencia no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se  hubiere convenido lo contrario (art. 48.3 LM);

b) en cuanto a la extensión de la autorización, ésta tiene carácter pleno y no exclusivo: salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a utilizar la marca durante el tiempo que dure el Registro (10 años, art. 31 LM), incluidas las renovaciones (periodos sucesivos de 10 años, art. 31 LM), en todo el territorio nacional y en relación con todos los productos y servicios para los cuales la marca esté registrada (art. 48.4 LM).

Asimismo, se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca (art. 48.5 LM). En caso de licencia exclusiva, el licenciante sólo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho (art. 48.6 LM).

El licenciante dispone de acciones por incumplimiento contractual (que podrán llevar a la resolución del contrato); y de acciones por violación del derecho de marca.

El licenciatario sólo tiene legitimación activa para defender el derecho de marca cuando la licencia sea exclusiva (salvo pacto en contrario). El licenciatario no exclusivo no puede accionar salvo que requiera notarialmente al titular para que ejercite una acción y éste no lo hiciere en el plazo de tres meses.

Concesión de licencia de marca a otras empresas

Se pueden conceder licencias sobre marcas a otras empresas. En tal caso, el titular de la marca mantiene la titularidad y simplemente autoriza a una o más empresas a utilizar la marca. Habitualmente esto se hace mediante el pago de regalías y requiere el consentimiento del titular de la marca, que suele especificarse en el acuerdo oficial de licencia.

Franquicia

Una de las principales condiciones de los acuerdos de franquicia es la concesión de una licencia sobre la marca. En los acuerdos de franquicia, el grado de control que ejerce el titular de la marca sobre el concesionario de la franquicia es generalmente superior al de los acuerdos estándares de licencia sobre una marca. En el caso de la franquicia, la empresa cedente permite a un tercero (el concesionario de la franquicia) utilizar los medios de que dispone su empresa (marcas, conocimientos especializados, servicio al consumidor, programas informáticos, decoración del local, etc.) con arreglo a una serie de normas y a cambio de una compensación o de regalías.