Marca Notoria

Uno de los elementos determinantes de la reputación empresarial es, sin duda, la notoriedad de su marca.

Por marca notoria se entiende, aquella que es ampliamente conocida por el sector al que se destina los productos o servicios, que esta distingue. La marca alcanza el grado de notoriedad por su amplio uso y difusión. A modo de ejemplo, podemos decir, que una marca de vinos alcanza notoriedad, cuando la misma es conocida o reconocida por el sector de vinicultores de todo o gran parte de un país.

Como ya señalamos en el artículo relativo al Registro de marca, en el Ordenamiento Jurídico español, el Derecho de marca nace, o se adquiere, con el registro de la misma. Ahora bien, nuestro sistema jurídico, como señalar el profesor Fernandez Novoa, es un sistema mixto, en el sentido de que otorga el mismo reconocimiento legal, a la marca registrada que a la marca notoria no registrada anterior. Por tanto, los derechos del titular de una marca registrada, se equiparan a los derechos del titular de una marca notoria no registrada.

En base a lo anterior, el titular de una marca notoria no registrada, puede al amparo del art. 8 y 34.5 de la Ley de Marcas, oponerse a la solicitud de una marca idéntica o similar en su denominación, pero tan solo en el radio de acción de los productos o servicios para los cuales es reconocida su notoriedad.

La protección de la marca notoria, es mayor cuando aquella está registrada. En este caso, el titular de una marca  notoria registrada, puede oponerse a la solicitud de una marca idéntica o similar en denominación, aún cuando ésta se pretenda registrar para productos o servicios distintos de los que ampara la marca notoria registrada, siempre y cuando su registro pueda ocasionar un riesgo de confusión por asociación, menoscabando el carácter distintivo de la marca notoria.

La marca notoria registrada, adquiere una protección especial, incluso por encima del principio de especialidad, equiparándose a la marca renombrada.

La notoriedad de la marca, ha de ser probada por quien la alega.

La prueba de la notoriedad; Según el Art. 2 de la Recomendación conjunta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y la Asamblea General de la Comisión de París relativa a las disposiciones sobre la protección de las Marcas notoriamente conocidas, la prueba debe versar:

• el grado de conocimiento o reconocimiento por el sector pertinente del público consumidor de los productos o servicios que ampara la marca.
• la duración y alcance geográfico de utilización de la marca. La notoriedad de la marca no tiene por qué darse en todo el país, pero tampoco puede quedar reducido a una ciudad o localidad.
• publicidad, propaganda, presentación en ferias, tráfico de la web…
• reconocimientos de la marca por autoridades competentes

Los puntos señalados, son recomendaciones, pautas orientativas que no tienen porque cumplirse al pie de la letra, y por tanto, cabe  cualquier otro medio de prueba.

Alcance geográfico de la notoriedad de la marca. El profesor Fernandez Novoa en su Tratado de “Derecho de Marca”, señala que el conocimiento de la marca “debe extenderse a una parte no irrelevante del conjunto de la Comunidades Autónoma que integran el territorio español”, lo que ocurrirá, por ejemplo, cuando la marca es notoriamente conocida en tres o más Comunidades Autónomas.

De igual manera, no puede negarse la notoriedad de una marca, cuando los servicios que esta ampara, son conocidos en las 5 ciudades más grandes de España.

Resumen: Junto al criterio registral, como vía para la adquisición del derecho de marca, la Ley de Marcas admite el criterio de la notoriedad de la marca como vía del reconocimiento de derechos al titular de ésta. Reflejo de ello son los artículos 34.5 LM- que otorga los mismos derechos a la marca registrada que a la marca no registrada notoriamente conocida en España, en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial-, y el art 6.2.d) LM- que prohíbe el registro de un signo confundible con ella.