Conflicto entre nombre de dominio previo y marca registrada

En los artículos anteriores, analizamos brevemente el conflicto que surge cuando alguien registra un  nombre de dominio idéntico en su denominación a una marca previa ajena, registrada o notoria.

En los citados conflictos, la existencia del derecho previo de marca (junto a la concurrencia de los demás requisitos previstos en el art 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos de dominios “.es”), generalmente inclina la balanza en favor del titular de la marca.

Pero ahora toca preguntarnos, ¿Cuál es la resolución de los árbitros, cuando el nombre de dominio se ha registrado antes que la marca, con la que resulta coincidente?

La respuesta o resoluciones que pueden darse en este caso, como en todos los que emanan de  procedimientos judiciales y arbitrales, dependerán fundamentalmente de los hechos probados.

La regla general, nos dice, que la ausencia de un derecho previo, sea este de marca, nombre comercial o cualquier otro reconocido como tal por nuestro ordenamiento jurídico, impide la aplicación del artículo 2.1 del Reglamento, al no concurrir el primer requisito; “Se entiende que el registro de un dominio es abusivo o especulativo cuando, el nombre de dominio es idéntico hasta el punto de crear confusión con un signo distintivo sobre el que el demandado alega tener un derecho previo”

Partimos del hecho probado de que marca y nombre de dominio son idénticos, pero la marca al ser posterior, no podrá alegarse como Derecho Previo. Hay que tener en cuenta, que la marca ha podido solicitarse antes que el dominio resulte registrado, pero la marca solo alcanza la calificación de Derecho cuando es concedida.

En cuanto al  nombre de dominio, como ya expuse en artículos anteriores, no tienen la consideración de derecho, y por tanto no puede ser alegado como “derecho previo”, pero la prioridad en registro le otorga preferencia de uso en Internet.

Resultaría injusto, atendiendo a los dictados de la “Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Dominios” y del propio Reglamento,  que el titular de una de marca registrada con posterioridad a un nombre de dominio, pese a ostentar un derecho, pretenda en base al mismo, que el dominio le sea transmitido o cancelado. ¿Quién se aprovecha ahora de la reputación ajena?

Así, quien registra un nombre de dominio, bajo el que aloja su página web, comercializando y publicitando sus productos, y tras realizar una  inversión de esfuerzo y capital en marketing online, no debiera ser despojado de su identidad empresarial en Internet, por quien, meses o años después, registra una marca idéntica  o no prueba que su marca era por entonces notoriamente conocida.

En este sentido hay numerosas resoluciones, dictadas lógicamente en favor del titular del nombre de dominio. Si bien, no es menos cierto, que los titulares de marcas, han tratado de defender y hacer valer su derechos por otra vía, la de los Tribunales de Justicia.

Ejemplos de Demandas desestimadas:

• CASO 2010-0043. Dominio en conflicto “torrecajasol.es”.
• CASO 2011-0004 Dominio en conflicto “clinicasaborto.es”

En ambos casos, se resuelve a favor del titular del dominio.

Toda regla general, cuenta con excepciones. El “criterio temporal” (prioridad en el registro), es fundamental para dilucidar este tipo de conflictos, pero en ocasiones este criterio pasa a un segundo lugar, cuando se prueba de forma fehaciente la concurrencia de otros requisitos tan importantes o más que la prioridad en el registro, estoy hablando de LA MALA FE, de la finalidad con la que se registró el dominio y del conocimiento que tenía su titular al tiempo de registrar el dominio.

Me explico; si a pesar de que un nombre de dominio (dominio en disputa) fuera inscrito antes que la inscripción registral de la marca, aquella inscripción pudiera haber sido hecha con una finalidad especulativa o abusiva, con la finalidad de impedir al titular de la marca el posterior uso del nombre de dominio.

Así pues, el titular de la marca debe probar que quien registró el nombre de dominio en la fecha de la inscripción, tenía conocimiento o en mente la pretensión del registro de marca. Imaginemos a un empleado de una empresa o socio comercial bien informado y que sabiendo de la intención de aquella empresa en registrar una marca, se adelanta registrando un nombre de dominio coincidente, o cuando una marca aún no registrada comienza a ser foco de atención.

Sencillamente, los supuesto de hecho han de encajar con los dictados de la norma, pero las prueban son determinantes en el resultado o pronunciamiento de las resoluciones.

Conflicto entre nombre de dominio y marca: marca registrada

Conflicto entre nombre de dominios y marca: marca notoria previa