Suspenso de Marca

La empresa española Incorporated titular de la marca registrada JOLINA, autoriza a la  sociedad Effen España a solicitar el registro de la marca JOLINA, pero para servicios distintos a los que ampara la marca ya registrada.

Resulta más que evidente la identidad denominativa y fonética de ambas marcas. La identidad de dos marcas, proboca un riesgo de confusión en el consumidor y un riesgo de asociación empresarial, que impiden la pacífica convivencia de ambas marcas en el mercado.

El Registro de la Propiedad Industrial, con fecha 21 de mayo de 1990 y 14 de junio del mismo año deniega la inscripción de la marca solicitada JOLINA para productos de la clase 31, en base a la existencia registral prioritaria de la marca Jolina para productos de la clase 29, llegando el Registro a dicha conclusión en base a que se trata de dos marcas idénticas, y conforme a lo dispuesto en el Art. 150.2 del Estatuto de la Propiedad Industrial, la autorización del propietario de la marca inscrita no es suficiente para  la inscripción de la nueva marca solicitada en caso de identidad, como ocurre en el presente caso en que ambas se denominan JOLINA, y por tanto, fonéticamente son idénticas e incursas en la prohibición del Art. 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial.

Las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial fueron recurridas…

La sentencia del Tribunal Supremo establece que “una declaración de consentimiento que la empresa INCORPORATED, titular de la marca nº 919.200 JOLINA, clase 29, otorga a EFFEM ESPAÑA INC. y CIA., para que registre a su nombre la marca JOLINA, para distinguir productos de la clase 31, y por tanto acierta la sentencia recurrida cuando declara ineficaz tal autorización por tratarse de un caso de identidad.

“…el único motivo de casación articulado en cuanto que la sentencia de instancia llega a la conclusión deducida de las pruebas obrantes en autos que las marcas enfrentadas son incompatibles registralmente por estar incursa en la prohibición del Art. 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, al ser ineficaz el consentimiento presentado por el titular y tratarse de un caso de identidad, y al encontrarnos ahora ante un recurso extraordinario, como es el de casación en el que el Tribunal Supremo no puede alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de instancia, salvo en los casos en que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan la prueba tasada, es evidente que no cabe ahora en vía casacional alterar tales hechos deducidos de la prueba en base a puras alegaciones subjetivas del recurrente, lo cual, no le impide al recurrente plantear de nuevo ante el Registro la misma petición de marca si demuestra la titularidad de la misma, por haber desaparecido el obstáculo que motivó la denegación, claro está, teniendo en cuenta las circunstancias presentes del Registro de la Propiedad Industrial cuando tenga que resolver de nuevo”.

 Suspenso de Marca por Oposición